Marka, Lisans ve Marka Lisans Sözleşmelerine Dair Bilinmesi Gerekenler
- Oguz Kara
- 11 Oca
- 6 dakikada okunur
Son yıllarda girişimcilik ekosisteminin hızla büyümesi, markalaşma süreçlerinin erken aşamalara çekilmesine neden olmuştur. Özellikle start-up’lar, e-ticaret girişimleri ve ölçeklenebilir iş modelleri bakımından marka; yalnızca bir isim veya logo değil, doğrudan ekonomik değer üreten bir varlık haline gelmiştir. Bu gelişimle birlikte marka kullanımının üçüncü kişilere bırakılması, lisans ilişkileri ve marka lisans sözleşmeleri uygulamada giderek daha sık karşımıza çıkmaktadır.
Marka lisans sözleşmeleri, ilk bakışta “markanın kullanılmasına izin verilmesi” gibi basit bir ilişki olarak algılansa da; gerçekte uzun vadeli, sürekli borç doğuran ve ciddi hukuki riskler barındıran sözleşmelerdir. Uygulamada; lisans sözleşmesinin yazılı yapılmaması, kapsamının açık belirlenmemesi, denetim ve kalite hükümlerinin göz ardı edilmesi veya marka sahibinin haklarını yeterince güvence altına almaması nedeniyle taraflar açısından önemli uyuşmazlıklar doğmaktadır.
Özellikle girişimciler açısından en sık karşılaşılan sorunlar; markanın fiilen kontrol dışına çıkması, lisans alanın markayı kötüye kullanması, markanın değer kaybetmesi veya lisans ilişkisinin sona ermesi halinde hak ve yükümlülüklerin belirsiz kalmasıdır. Bu tür riskler çoğu zaman sözleşme kurulduktan ve marka piyasada aktif şekilde kullanılmaya başlandıktan sonra fark edilmektedir.
Oysa marka hukukunda; lisans ilişkisi doğru kurgulanmadığında yalnızca sözleşmesel değil, marka hakkının bizzat kendisini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Marka lisans sözleşmeleri, tarafların ticari menfaatlerini korumanın ötesinde, markanın hukuki güvenliğini de sağlamalıdır.
Bu yazıda; marka, lisans ve marka lisans sözleşmelerine ilişkin uygulamada en sık karşılaşılan sorular ele alınarak, marka lisansının hukuki niteliği, lisans türleri, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi ve en yaygın riskler hukuki çerçevede açıklanmaktadır.
1. Marka nedir ve marka tescili tek başına yeterli midir?
Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. İsimler, logolar, sloganlar, şekiller ve hatta bazı durumlarda sesler dahi marka olarak korunabilmektedir. Marka tescili, marka sahibine hukuki koruma sağlasa da tek başına yeterli değildir.
Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, tescilli bir markanın yanlış veya denetimsiz şekilde kullanılması, markanın ayırt ediciliğini zayıflatabilmekte ve hatta markanın hukuki korunmasını riske sokabilmektedir. Özellikle üçüncü kişilere kullanım izni verildiği durumlarda, marka üzerindeki fiili kontrolün kaybedilmesi markanın değerini ciddi şekilde düşürebilmektedir.
Bu nedenle marka, yalnızca tescil edilen bir hak değil; aktif olarak yönetilmesi ve korunması gereken bir varlık olarak değerlendirilmelidir.
2. Marka lisansı nedir, marka devrinden farkı nedir?
Marka lisansı; marka sahibinin, markanın mülkiyetini devretmeden, belirli koşullar altında üçüncü bir kişiye markayı kullanma hakkı tanımasıdır. Bu yönüyle marka lisansı, marka devrinden tamamen farklıdır.
Marka devrinde marka hakkı bütünüyle yeni sahibine geçerken; lisans ilişkisinde marka hakkı marka sahibinde kalmaya devam eder. Lisans alan, markayı ancak sözleşmede belirlenen sınırlar içinde kullanabilir.
Uygulamada bu ayrımın göz ardı edilmesi, “markamı verdim mi?” endişelerine ve ciddi uyuşmazlıklara yol açmaktadır. Açık ve net düzenlenmemiş lisans sözleşmeleri, fiilen marka devri sonucunu doğurabilecek riskler içerebilmektedir.
3. Marka lisans sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı? Tescil edilmezse ne olur?
Türkiye’de marka lisans sözleşmelerinin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148/4. maddesi uyarınca, lisans ilişkisine konu hukuki işlemlerin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, bu yazılılık şartı bir ispat kuralı değil, doğrudan sözleşmenin geçerlilik koşuludur. Bu nedenle taraflar arasında sözlü olarak kurulan bir marka lisans anlaşması hukuken geçerli kabul edilmez. Bununla birlikte, sözleşmenin geçerliliği için noterde düzenlenmesi veya herhangi bir resmi makam tarafından onaylanması şart değildir. Nitekim marka devri sözleşmelerinde aranan noter onayı, lisans sözleşmeleri bakımından kanunen öngörülmemiştir. Ancak uygulamada, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlamak amacıyla lisans sözleşmelerinin noterde imzalanması veya en azından imza tasdiki yapılması sıklıkla tercih edilmektedir.
Marka lisans sözleşmeleri, taraflardan birinin talebi üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki marka siciline kaydedilebilir. SMK m.148/5 uyarınca, gerekli ücretin ödenmesi halinde lisans işlemi sicile işlenerek Resmî Marka Bülteni’nde ilan edilir. Sicile kayıt, kurucu değil açıklayıcı niteliktedir; dolayısıyla lisans sözleşmesinin sicile kaydedilmemesi, sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, sicile kayıtlı olmayan lisans işlemlerinden doğan haklar, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu durum, lisans alan bakımından önemli bir risk doğurduğundan, hakların korunması amacıyla lisans sözleşmesinin TürkPatent siciline tescil ettirilmesi uygulamada özellikle önerilmektedir. Ayrıca, sicile kayıtlı inhisari (münhasır) lisans sahipleri marka hakkına tecavüz hâllerinde doğrudan dava açma yetkisine sahipken; inhisari olmayan lisans sahipleri ancak marka sahibinin izniyle veya marka sahibinin makul süre içinde harekete geçmemesi hâlinde sınırlı biçimde dava hakkını kullanabilmektedir.
4. İnhisari (münhasır) lisans ile inhisari olmayan lisans arasındaki fark nedir?
İnhisari lisans, markanın belirlenen kapsamda yalnızca tek bir lisans alan tarafından kullanılmasına izin verilen lisans türüdür. Marka sahibi, sözleşmede açıkça saklı tutmadıkça, markayı kendisi dahi kullanamaz.
Sözleşmede açıkça kararlaştırılmadıkça lisans, inhisari, yani münhasır, değildir.
İnhisari olmayan lisanslarda marka sahibi markayı kullanmaya devam edebilir ve aynı markayı birden fazla kişiye lisanslayabilir.
Bu ayrım, girişimciler açısından son derece kritiktir. Yanlış lisans türünün seçilmesi, markanın yayılımını sınırlayabileceği gibi, beklenmeyen rekabet sorunlarına da yol açabilmektedir.
5. Marka lisansı hangi mal ve hizmetler için verilebilir? Kapsam nasıl belirlenir?
Marka lisansı, markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için verilebilir. Lisansın kapsamı; marka tescilinin sınıflarıyla sınırlıdır ve bu sınırların dışına taşan bir kullanım hukuki korumadan yararlanamaz.
Uygulamada en sık karşılaşılan sorunlardan biri, lisans kapsamının açık ve net şekilde belirlenmemesidir. Oysa marka lisans sözleşmesinde;
hangi mal ve hizmet sınıflarının kapsama dahil olduğu,
lisansın coğrafi sınırı (ülke, bölge, şehir),
kullanım biçimi (üretim, satış, pazarlama, reklam vb.)
ayrıntılı şekilde düzenlenmelidir.
Aksi hâlde lisans alan, yetkisini aşan bir kullanımda bulunabilir; bu durum sözleşmeye aykırılığın yanı sıra marka hakkına tecavüz sonucunu da doğurabilir.
Ayrıca SMK m.24/3 uyarınca, sözleşmede açıkça izin verilmedikçe lisans alan, lisans hakkını devredemez veya alt lisans veremez. Bu hususun sözleşmede açıkça düzenlenmemesi, markanın kontrolsüz şekilde üçüncü kişilere açılmasına yol açabilir.
6. Lisans alan markayı kendi adına tescil ettirebilir mi veya kötüye kullanırsa ne olur?
Lisans alanın, marka sahibinden aldığı kullanım hakkını aşarak markayı kendi adına tescil ettirmeye çalışması veya markayı sözleşme dışı şekilde kullanması, kötüniyetli davranış olarak değerlendirilir.
Bu tür durumlar yalnızca sözleşmeye aykırılık teşkil etmekle kalmaz; aynı zamanda marka hakkına tecavüz niteliği de taşıyabilir. Özellikle lisans alanın, markayı kendi adına tescil ettirmesi veya marka sahibinin kullanımını engellemeye yönelik girişimleri, öğretide ve yargı uygulamasında açıkça kötü niyet olarak kabul edilmektedir.
Ancak her somut olayda kötü niyetin varlığı ayrıca değerlendirilir ve ispat edilmesi gerekir. Kötüniyetin varlığı hâlinde marka sahibi;
lisans sözleşmesini feshedebilir,
marka başvurusuna itiraz edebilir,
markanın hükümsüzlüğünü veya devrini talep edebilir,
uğradığı zararlar için tazminat yoluna başvurabilir.
Bu nedenle marka lisans sözleşmelerinde, lisans alanın marka üzerinde tescil başvurusunda bulunamayacağı ve kötüye kullanım hâllerine ilişkin yaptırımlar açıkça düzenlenmelidir.
7. Marka lisans sözleşmesinde kalite, denetim ve kontrol hükümleri neden önemlidir?
Marka, tüketici nezdinde belirli bir kalite algısını temsil eder. Lisans alanın markayı kullanırken bu kaliteyi korumaması, markanın ayırt ediciliğini ve itibarını ciddi şekilde zedeleyebilir.
Bu nedenle marka lisans sözleşmelerinde;
üretim ve hizmet standartları,
kalite kriterleri,
marka sahibinin denetim yetkisi,
raporlama ve kontrol mekanizmaları
mutlaka yer almalıdır.
Denetim yetkisi tanınmayan bir marka sahibi, markasının piyasadaki kullanımını fiilen kontrol edemez hâle gelir. Bu durum, markanın zamanla değer kaybetmesine ve hatta hukuki korumasının zayıflamasına yol açabilir.
8. Marka lisans bedeli nasıl belirlenir? Sabit bedel, ciro payı veya karma modeller mümkün müdür?
Marka lisans bedeli, tarafların ticari beklentilerine ve markanın piyasa değerine göre farklı şekillerde belirlenebilir. Uygulamada;
sabit lisans bedeli,
ciro üzerinden belirli bir oran,
sabit bedel + ciro payı şeklinde karma modeller
sıklıkla tercih edilmektedir.
Ancak lisans bedelinin belirlenmesi yalnızca ticari bir mesele değildir. Özellikle ciro bazlı modellerde; denetim, raporlama ve hesap verme yükümlülükleri açıkça düzenlenmelidir.
Bunun yanı sıra lisans bedelinin vergisel ve muhasebesel sonuçları da göz ardı edilmemelidir. Lisans gelirleri, taraflar açısından stopaj ve diğer vergisel yükümlülükler doğurabileceğinden, sözleşme kurulurken bu hususların da dikkate alınması gerekir.
9. Marka lisans sözleşmesi sona ererse lisans alan markayı kullanmaya devam edebilir mi?
Kural olarak marka lisans sözleşmesi sona erdiğinde, lisans alanın markayı kullanma hakkı da sona erer. Lisans alan, sözleşmenin sona ermesinden sonra markayı kullanmaya devam edemez.
Ancak uygulamada; stokta bulunan ürünler, piyasaya sürülmüş mallar ve devam eden ticari ilişkiler nedeniyle sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada marka hakkının tükenmesi ilkesi önem kazanır.
Lisans sözleşmesine uygun şekilde piyasaya sürülmüş ürünler bakımından marka hakkı tükenmiş sayılabilir. Ancak sözleşme sona erdikten sonra yeni üretim yapılması veya markanın reklam ve tanıtımda kullanılmaya devam edilmesi hukuka aykırıdır.
Bu nedenle sözleşmede; sona erme sonrası stokların akıbeti, kullanımın hangi tarihte ve ne şekilde sona ereceği açıkça düzenlenmelidir.
10. Markanın hükümsüzlüğü veya iptali marka lisans sözleşmesini nasıl etkiler?
Marka lisans sözleşmesinin konusu, marka hakkının varlığına bağlıdır. Bu nedenle markanın hükümsüzlüğü veya iptali, lisans sözleşmesini doğrudan etkiler.
Bu etkinin kapsamı, markanın hükümsüzlüğü veya iptalinin sözleşmenin hangi aşamasında gerçekleştiğine göre değişir:
Marka hakkı, sözleşme kurulmadan önce ortadan kalkmışsa, sözleşme başlangıçtan itibaren imkânsızlık nedeniyle geçersiz olabilir.
Sözleşme kurulmuş ve uygulanmaya başlanmışsa, marka hakkının sona ermesi kalan süre bakımından sonraki imkânsızlık sonucunu doğurabilir.
Bu hâllerde tarafların kusuru, iyi niyeti ve sözleşmedeki düzenlemeler önem kazanır. Bazı durumlarda lisans alan, uğradığı zararlar için tazminat talebinde bulunabilir.
11. Marka lisans sözleşmesi hazırlanırken en sık yapılan hukuki hatalar nelerdir?
Uygulamada en sık karşılaşılan hatalar şunlardır:
Lisans kapsamının açık belirlenmemesi
Alt lisans ve devir yasağının düzenlenmemesi
Denetim ve kalite hükümlerinin eksik bırakılması
Sözleşmenin sicile tescil edilmemesi
Sona erme ve sonrası için açık hükümler bulunmaması
Bu hatalar, marka lisans sözleşmesini taraflar açısından ciddi bir risk alanına dönüştürebilmektedir.
Av. Oğuz Kara
Yorumlar